สิทธิยื่นคำคัดค้านการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

ข้อ 10. นางสมพรคิดค้นซอสมะยมซึ่งยังไม่เคยมีมาก่อน โดยซอสนี้ใช้เป็นน้ำจิ้มอาหารทะเลได้รสชาติดีมากนางสมพรได้นำซอสมะยมดังกล่าวออกแสดงในวันเปิดงานแสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ซึ่งจัดโดย กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2548 โดยมีการเปิดเผยส่วนผสมและสาธิตกรรมวิธี

การผลิตอย่างครบถ้วน หลังจากนั้นอีก 1 เดือน นางสมพรได้ผลิตซอสมะยมออกจำหน่าย โดยใช้เครื่องหมายการค้า คำว่า “แม่พร” แต่ไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้านี้ นางสุดาซึ่งได้เข้าชมงานแสดงดังกล่าวและได้ซื้อซอสมะยม ของนางสมพรมาบริโภคเห็นว่ามีรสชาติดี จึงลองทำขึ้นจนมีรสชาติใกล้เคียงกัน จากนั้นวันที่ 5 พฤษภาคม 2548

นางสุดาได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า “แม่พร” สำหรับใช้กับสินค้าเครื่องปรุงรส และได้ผลิตซอสมะยมโดยใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวออกจำหน่ายในทันที ต่อมาวันที่ 1 สิงหาคม 2548 นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่นางสุดายื่นคำขอจดทะเบียน ครั้นวันที่ 5 สิงหาคม 2548 นางสมพรทราบการประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว และทราบว่านางสุดาผลิตซอสมะยมออกจำหน่ายด้วย

 ให้วินิจฉัยว่า นางสมพรมีสิทธิยื่นคำขอรับอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ซอสมะยมหรือไม่ และนางสมพรจะโต้แย้งคัดค้านการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของนางสุดาต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้หรือไม่

ธงคำตอบ

การคิดค้นผลิตภัณฑ์ซอสมะยมเป็นการประดิษฐ์ ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 มาตรา 3 เมื่อเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งยังไม่เคยมีมาก่อน จึงไม่ใช่งานที่ปรากฏอยู่แล้วย่อมถือเป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ และสามารถนำมาผลิตออกจำหน่ายอันเป็นการประยุกต์ในทางอุตสาหกรรมได้ ซอสมะยมที่นางสมพรคิดค้นขึ้นจึงเป็นการประดิษฐ์ที่ขอรับอนุสิทธิบัตรได้ตามมาตรา 65 ทวิ การที่นางสมพรได้นำซอสมะยมออกแสดงต่อสาธารณชนในงานแสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์นั้น แม้จะเป็นการเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ซอสมะยมก็ตามแต่เมื่อการเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดดังกล่าวนั้นได้กระทำในงานแสดงของทางราชการ หากนางสมพรได้ยื่นคำขอรับอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่มีการเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดการประดิษฐ์นั้น ย่อมไม่ถือว่าการประดิษฐ์นั้นเป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้วอันจะทำให้การประดิษฐ์นั้นไม่อาจขอรับอนุสิทธิบัตรได้ตามมาตรา 65 ทศ ประกอบมาตรา 6 วรรคหนึ่ง (2) และวรรคสอง และหากนางสมพร ได้ยื่นคำขอรับอนุสิทธิบัตรภายในกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วย่อมต้องถือว่านางสมพรได้ยื่นคำขอรับอนุสิทธิบัตร ในวันที่มีการเปิดงานแสดงต่อสาธารณชนคือวันที่ 5 มกราคม 2548 ตามมาตรา 65 ทศ ประกอบมาตรา 19 แม้จะปรากฏว่ามีการนำผลิตภัณฑ์ซอสมะยมออกจำหน่ายแล้วโดยนางสมพรและนางสุดาก็ตาม แต่เป็นการจำหน่าย หลังวันที่ 5 มกราคม 2548 จึงถือไม่ได้ว่าผลิตภัณฑ์ซอสมะยมนั้นเป็นการประดิษฐ์ที่มีหรือใช้แพร่หลายอยู่แล้ว ในราชอาณาจักรก่อนวันขอรับอนุสิทธิบัตรตามมาตรา 65 ทศ ประกอบมาตรา 6 วรรคหนึ่ง (1) ดังนี้ นางสมพร ซึ่งเป็นผู้ประดิษฐ์จึงมีสิทธิขอรับอนุสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ซอสมะยมภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ 5 มกราคม 2548 ตามมาตรา 65 ทศ ประกอบมาตรา 10 วรรคหนึ่ง

ส่วนการที่นางสมพรได้ใช้เครื่องหมายการค้า “แม่พร” กับสินค้าเครื่องปรุงรสมาก่อนนางสุดา นางสมพรย่อมเป็นผู้มีสิทธิดีกว่า เมื่อนายทะเบียนได้โฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของนางสุดา เมื่อวันที่ 1สิงหาคม 2548 นางสมพรจึงมีสิทธิยื่นคำคัดค้านการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นต่อนายทะเบียนได้ภายใน90 วัน นับแต่วันประกาศโฆษณาตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 29 โดยต้องแสดงเหตุแห่งการคัดค้านนั้นด้วยตามมาตรา 35

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522

มาตรา 3 "ในพระราชบัญญัตินี้

“สิทธิบัตร” หมายความว่า หนังสือสำคัญที่ออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ ตามที่กำหนดในหมวด 2 และหมวด 3 แห่งพระราชบัญญัตินี้

“อนุสิทธิบัตร” หมายความว่า หนังสือสำคัญที่ออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ตามที่กำหนดในหมวด 3 ทวิ แห่งพระราชบัญญัตินี้

“การประดิษฐ์” หมายความว่า การคิดค้นหรือคิดทำขึ้น อันเป็นผลให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีใดขึ้นใหม่ หรือการกระทำใดๆ ที่ทำให้ดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธี

“กรรมวิธี” หมายความว่า วิธีการ กระบวนการ หรือกรรมวิธีในการผลิตหรือการเก็บรักษาให้คงสภาพหรือให้มีคุณภาพดีขึ้นหรือการปรับสภาพให้ดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์และรวมถึงการใช้กรรมวิธีนั้นๆ ด้วย

“แบบผลิตภัณฑ์” หมายความว่า รูปร่างของผลิตภัณฑ์ หรือองค์ประกอบของลวดลาย หรือสีของผลิตภัณฑ์ อันมีลักษณะพิเศษสำหรับผลิตภัณฑ์ซึ่งสามารถใช้เป็นแบบสำหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรวมทั้งหัตถกรรมได้

“ผู้ทรงสิทธิบัตร” หมายความรวมถึงผู้รับโอนสิทธิบัตร

“ผู้ทรงอนุสิทธิบัตร” หมายความรวมถึงผู้รับโอนอนุสิทธิบัตร

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสิทธิบัตร

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา และให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญามอบหมายด้วย

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้"

 มาตรา 65 ทวิ "การประดิษฐ์ที่ขอรับอนุสิทธิบัตรได้ต้องประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้

(1) เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่

(2) เป็นการประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม"

 มาตรา 65 ทศ "ให้นำบทบัญญัติมาตรา 6 มาตรา 8 มาตรา 9 มาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 12 มาตรา 13 มาตรา 14 มาตรา 15 มาตรา 16 มาตรา 17 มาตรา 18 มาตรา 19 มาตรา 19 ทวิ มาตรา20 มาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 23 มาตรา 25 มาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 35 ทวิ มาตรา 36 มาตรา 36 ทวิ มาตรา 38 มาตรา 39 มาตรา 40 มาตรา 41 มาตรา 42 มาตรา 43 มาตรา 44 มาตรา 45 มาตรา 46 มาตรา 47 มาตรา 47 ทวิ มาตรา 48 มาตรา 49 มาตรา 50 มาตรา 50 ทวิ มาตรา 51 มาตรา 52 มาตรา 53 และมาตรา 55 ในหมวด 2 ว่าด้วยสิทธิบัตรการประดิษฐ์ มาใช้บังคับในหมวด 3 ทวิ ว่าด้วยอนุสิทธิบัตรโดยอนุโลม"

มาตรา 6 การประดิษฐ์ขึ้นใหม่ ได้แก่การประดิษฐ์ที่ไม่เป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้ว

งานที่ปรากฏอยู่แล้ว ให้หมายความถึงการประดิษฐ์ ดังต่อไปนี้ด้วย

(1) การประดิษฐ์ที่มีหรือใช้แพร่หลายอยู่แล้วในราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร

(2) การประดิษฐ์ที่ได้มีการเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ที่ได้เผยแพร่อยู่แล้วไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร และไม่ว่าการเปิดเผยนั้นจะกระทำโดยเอกสาร สิ่งพิมพ์ การนำออกแสดง หรือการเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วยประการใดๆ

(3) การประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรแล้วไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร

(4) การประดิษฐ์ที่มีผู้ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไว้แล้วนอกราชอาณาจักรเป็นเวลาเกินสิบแปดเดือนก่อนวันขอรับสิทธิบัตรแต่ยังมิได้มีการออกสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรให้

(5) การประดิษฐ์ที่มีผู้ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไว้แล้วไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักร และได้ประกาศโฆษณาแล้วก่อนวันขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร

การเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดที่เกิดขึ้นหรือเป็นผลมาจากการกระทำอันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือการเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดโดยผู้ประดิษฐ์ รวมทั้งการแสดงผลงานของผู้ประดิษฐ์ในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ หรือในงานแสดงต่อสาธารณชนของทางราชการ และการเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดดังกล่าวได้กระทำภายในสิบสองเดือนก่อนที่จะมีการขอรับสิทธิบัตรมิให้ถือว่าเป็นการเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดตาม (2)

มาตรา 19 "บุคคลใดแสดงการประดิษฐ์หรือสิ่งประดิษฐ์ในงานแสดงต่อสาธารณชน ซึ่งหน่วยงานของรัฐเป็นผู้จัดหรืออนุญาตให้มีขึ้นในราชอาณาจักร ถ้าได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรสำหรับการประดิษฐ์นั้นภายในสิบสองเดือนนับแต่วันเปิดงานแสดงต่อสาธารณชน ให้ถือว่าได้ยื่นคำขอนั้นในวันเปิดงานแสดงนั้น"

มาตรา 10 ผู้ประดิษฐ์เป็นผู้มีสิทธิของรับสิทธิบัตร และมีสิทธิที่จะได้รับการระบุชื่อว่าเป็นผู้ประดิษฐ์ในสิทธิบัตร

สิทธิขอรับสิทธิบัตรย่อมโอนและรับมรดกกันได้

การโอนสิทธิขอรับสิทธิบัตรต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอน

 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

มาตรา 29 " เมื่อนายทะเบียนพิจารณาแล้วเห็นควรรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายใด ให้นายทะเบียนมีคำสั่งให้ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายนั้น

(ยกเลิก)

การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียน ให้เป็นไปตามวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง"

 มาตรา 35 เมื่อได้ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายใดตามมาตรา 29 แล้ว บุคคลใดเห็นว่าตนมีสิทธิดีกว่าผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายนั้น หรือเห็นว่าเครื่องหมายการค้ารายนั้นไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 หรือการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายนั้นไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ บุคคลนั้นจะยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนก็ได้ แต่ต้องยื่นภายในเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศโฆษณาตามมาตรา 29 พร้อมทั้งแสดงเหตุแห่งการคัดค้าน

การคัดค้านตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3344/2545

จำเลยอุทธรณ์โดยยกข้อเท็จจริงที่จำเลยมิได้ให้การต่อสู้ไว้เพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายเรื่องการมอบอำนาจให้ฟ้องคดีของโจทก์ ถือได้ว่าเป็นการอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงที่มิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เป็นอุทธรณ์ที่ไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 มาตรา 38 ประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225 วรรคหนึ่ง

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 35 เป็นบทบัญญัติที่ให้บุคคลอื่นซึ่งอ้างว่าเป็นผู้มีสิทธิดีกว่าผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือเจ้าของเครื่องหมายการค้า ซึ่งจดทะเบียนไว้ก่อนแล้วมีสิทธิที่จะยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ภายในกำหนด 90 วัน หากไม่ยื่นภายในกำหนดดังกล่าวนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีอำนาจที่จะดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอต่อไปได้ตามมาตรา 40 ส่วนเจ้าของเครื่องหมายการค้าซึ่งได้จดทะเบียนไว้ก่อนหากได้รับผลกระทบจากการรับจดทะเบียนของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวก็ยังคงมีสิทธิที่จะฟ้องขอให้เพิกถอนการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้ภายใน5 ปี นับแต่วันที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นตามมาตรา 40ทั้งนี้ตามมาตรา 67 วรรคหนึ่ง เพราะตามบทบัญญัติดังกล่าวหาได้มีข้อกำหนดจำกัดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าซึ่งได้จดทะเบียนไว้ก่อนว่าจะต้องยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ก่อนฟ้องคดีไม่

โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า ARROW ที่ได้จดทะเบียนไว้ก่อนแล้ว การที่จำเลยไปยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW ไว้สำหรับสินค้าจำพวกเดียวกันกับโจทก์และนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนให้ตามคำขอของจำเลยมีผลกระทบต่อสิทธิในเครื่องหมายการค้า ARROW ที่โจทก์จดทะเบียนไว้ก่อนแล้ว โดยเครื่องหมายการค้าของจำเลยมีส่วนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ย่อมถือได้ว่าจำเลยได้กระทำการอันเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ตั้งแต่จำเลยไปยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว โจทก์ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียย่อมมีอำนาจฟ้องจำเลยเพื่อขอให้ศาลสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นได้ตามมาตรา 67 วรรคหนึ่งไม่ว่าโจทก์จะได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 35 ไว้หรือไม่

เครื่องหมายการค้าของโจทก์ทุกเครื่องหมายมีสาระสำคัญอยู่ที่คำว่า ARROWส่วนคำอื่นหรือรูปลูกศรที่ประกอบคำว่า ARROW เป็นเพียงส่วนประกอบเท่านั้น และความสำคัญของเครื่องหมายการค้าของโจทก์อยู่ที่เสียงเรียนขานคำว่า ARROW ซึ่งอ่านออกเสียงว่า "แอโร่"ยิ่งกว่าความหมายของคำที่แปลว่าลูกศร เครื่องหมายการค้าของจำเลยเป็นเครื่องหมายการค้าประเภทคำในภาษาต่างประเทศเช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ในส่วนที่เป็นคำและใช้อักษรโรมันมี 2 พยางค์ เท่ากัน โดยเฉพาะพยางค์หลังจะอ่านออกเสียงว่า "โร่"เหมือนกันส่วนพยางค์ต้นของโจทก์อ่านออกเสียงว่า"แอ"พยางค์ต้นของจำเลยอ่านออกเสียงว่า "แม" จึงนับได้ว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยดังกล่าวคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เครื่องหมายการค้าของจำเลยจึงไม่ใช่เครื่องหมายการค้าที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะพึงรับจดทะเบียนให้ได้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 6(3) และ 13(2)จำเลยย่อมไม่มีสิทธิใช้และขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW ได้ โจทก์ซึ่งใช้และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ARROW มาก่อน มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวดีกว่าจำเลยและมีอำนาจฟ้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยได้

โจทก์เป็นผู้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW ดีกว่าจำเลย ชอบที่ศาลจะพิพากษาให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเสียได้ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 67 วรรคหนึ่ง จึงไม่มีความจำเป็นที่ศาลจะต้องพิพากษาให้จำเลยไปเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่าMARROW หรือให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลยอีก และที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาตามคำขอของโจทก์โดยห้ามจำเลยใช้หรือเข้าเกี่ยวข้องในทางใด ๆ กับเครื่องหมายการค้า MARROW อีกต่อไปนั้น เป็นคำขอบังคับที่มุ่งบังคับถึงการกระทำในอนาคตซึ่งครอบคลุมถึงการกระทำของจำเลยที่เกินไปกว่าที่ปรากฏในคดีนี้ ศาลฎีกาจึงให้จำกัดข้อห้ามการกระทำของจำเลยเฉพาะในลักษณะเดียวกับที่ปรากฏในคดีนี้เท่านั้น

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดตามกฎหมายของมลรัฐเดลาแวร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา โจทก์มอบอำนาจให้นายบุญมา เตชะวณิช และ/หรือนางเนตยา วาร์งเค และ/หรือนายรุทร นพคุณ และ/หรือนายเกียรติ พูนสมบัติเลิศ และ/หรือนายวิรัช ศรีเอนกราธา แห่งบริษัทดำเนิน สมเกียรติและบุญมา จำกัด เป็นผู้ฟ้องคดีแทนโจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำว่า ARROW คำว่า แอร์โรว์ คำว่า ARROW กับรูปลูกศร และคำว่า ARROW หรือ Arrow ประกอบกับคำอื่น ๆ เช่น Arrow KENT,ARROWSTRIDE และ Arrow Kent collection เป็นต้น และโจทก์ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับสินค้าหลายอย่างรวมทั้งเครื่องนุ่งห่มและเครื่องแต่งกายโดยจำหน่ายและโฆษณาจนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและนิยมแพร่หลายของสาธารณชน โจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไว้ทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทย โดยในประเทศไทยโจทก์ได้จดทะเบียนไว้สำหรับสินค้าจำพวกที่ 38 (เดิม) หรือจำพวกที่ 25 (ใหม่) อันได้แก่เครื่องนุ่งห่มและเครื่องแต่งกายต่าง ๆ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2541 จำเลยได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 25 (ใหม่) รายการสินค้า เสื้อ (ไม่รวมเสื้อชั้นในและเสื้อกีฬา) และได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามทะเบียนเลขที่ ค92484 แต่เครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW ของจำเลยดังกล่าวมีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าคำว่า ARROW ของโจทก์ที่ได้จดทะเบียนและใช้จนแพร่หลายอยู่ก่อนจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ กล่าวคือเครื่องหมายการค้าของจำเลยซึ่งประกอบด้วยอักษรโรมันจำนวน 6 ตัวนั้น มีอักษรถึง 5 ตัว คือตั้งแต่อักษรตัวที่ 2 ถึง ตัวสุดท้ายเหมือนกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ทุกประการ เมื่อจำเลยจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อใช้กับสินค้าในจำพวกที่ 25 ซึ่งเป็นสินค้าจำพวกเดียวกันกับสินค้าของโจทก์ ย่อมทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดได้ง่ายว่าสินค้าของจำเลยเป็นสินค้าของโจทก์หรือโจทก์มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าของจำเลยในทางใดทางหนึ่งและโดยที่โจทก์ได้ใช้ โฆษณา และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า ARROW มาเป็นเวลานานก่อนที่จำเลยจะใช้และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW โจทก์จึงมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่าARROW และคำว่า MARROW ซึ่งเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าคำว่า ARROWของโจทก์ดีกว่าจำเลย ทั้งนี้ จำเลยจงใจเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของโจทก์เพื่อแอบอิงแสวงหาประโยชน์จากค่านิยมในเครื่องหมายการค้าของโจทก์อันเป็นการลวงขายสินค้าทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้พิพากษาว่า เครื่องหมายการค้าคำว่า MARROWของจำเลยเป็นเครื่องหมายที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าคำว่า ARROW ของโจทก์ จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าและโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า ARROW และคำว่า MARROW ดีกว่าจำเลยให้จำเลยถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW ตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 369851 ทะเบียนเลขที่ ค92484 หากจำเลยไม่ปฏิบัติตาม ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยห้ามจำเลยใช้ ยื่นขอจดทะเบียน หรือเข้าเกี่ยวข้องในทางใด ๆกับเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW และเครื่องหมายการค้าอื่นใดที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าคำว่า ARROW ของโจทก์อีกต่อไป

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่ได้เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดที่ได้จดทะเบียนตั้งขึ้นตามกฎหมายของมลรัฐเดลาแวร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา โจทก์จึงไม่อาจมอบอำนาจให้นายบุญมา เตชะวณิชและ/หรือนางเนตยา วาร์งเค และ/หรือนายรุทร นพคุณ และ/หรือนายเกียรติ พูนสมบัติเลิศ และ/ให้นายวิรัช ศรีเอนกราธา เป็นผู้ฟ้องคดีแทน ทั้งหนังสือมอบอำนาจไม่ได้กระทำขึ้นต่อหน้าโนตารีปับลิกในมลรัฐนิวยอร์ก และไม่ได้กระทำขึ้นโดยมีสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นผู้รับรองความถูกต้อง กับไม่มีผู้รับรองคำแปลที่ถูกต้อง และคำแปลของโจทก์ก็ไม่ถูกต้องด้วย โจทก์จึงไม่อาจมอบอำนาจให้บุคคลอื่นฟ้องและดำเนินคดีนี้แทน โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องคดีนี้ เครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW ของจำเลยไม่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าคำว่า Arrow ของโจทก์ จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าตามที่โจทก์กล่าวอ้าง โจทก์ไม่มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW ดีกว่าจำเลยโจทก์จึงไม่มีสิทธิหวงห้ามไม่ให้จำเลยใช้ ยื่นขอจดทะเบียน หรือเกี่ยวข้องอย่างใด ๆ กับเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW ของจำเลยรวมทั้งให้จำเลยถอนจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยดังกล่าวด้วย โจทก์ทราบดีอยู่แล้วว่าจำเลยได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW แต่โจทก์ไม่เคยโต้แย้งคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ทั้งจำเลยไม่เคยได้รับหนังสือบอกกล่าวให้ถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าและยุติการใช้เครื่องหมายการค้าของจำเลยตามที่โจทก์กล่าวอ้างด้วยโจทก์และจำเลยจึงยังไม่มีการโต้แย้งสิทธิกัน โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาว่า โจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW ดีกว่าจำเลย ให้จำเลยเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW ตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 369851 ทะเบียนเลขที่ ค92484 ต่อกองเครื่องหมายการค้า กรมทะเบียนการค้า (ที่ถูกสำนักเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา) กระทรวงพาณิชย์หากจำเลยไม่ปฏิบัติตาม ให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลย กับห้ามจำเลยใช้หรือเข้าเกี่ยวข้องในทางใด ๆ กับเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW อีกต่อไป และให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์โดยกำหนดค่าทนายความ 2,000 บาท คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า"พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงที่คู่ความมิได้โต้เถียงกันในชั้นอุทธรณ์รับฟังเป็นที่ยุติได้ในเบื้องต้นว่า โจทก์เป็นบริษัทจำกัดตามกฎหมายของมลรัฐเดลาแวร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำว่า ARROW, แอร์โรว์, ARROW STRIDE, และเป็นรูปและคำว่า ARROW ตามทะเบียนเครื่องหมายการค้าเอกสารหมาย จ.10 ถึง จ.20 ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกโดยรวมว่าเครื่องหมายการค้า ARROW เครื่องหมายการค้าดังกล่าวโจทก์ได้ใช้กับสินค้าหลายอย่างซึ่งมีจำหน่ายทั่วไปและโจทก์ได้ทำการโฆษณาจนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและนิยมแพร่หลายของสาธารณชน ทั้งนี้โจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าARROW ในประเทศไทยสำหรับสินค้าจำพวกที่ 38 (เดิม) หรือจำพวกที่ 25 (ใหม่) รายการการค้า เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ กางเกง เป็นต้น โดยโจทก์ได้ขอจดทะเบียนและต่ออายุทะเบียนไว้หลายครั้งตั้งแต่ปี 2493 เป็นต้นมา ตามเอกสารหมาย จ.8 และ จ.10 ถึง จ.20 ต่อมาวันที่ 17 กันยายน 2541 จำเลยได้ไปยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "MARROW" ตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 369851เอกสารหมาย ล.1 เพื่อใช้กับสินค้าในจำพวกเดียวกับโจทก์ คือจำพวกที่ 25 รายการการค้าเสื้อ (ไม่รวมเสื้อชั้นในและเสื้อกีฬา) ต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา และได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอดังกล่าวตามทะเบียนเครื่องหมายการค้าทะเบียนเลขที่ ค92484 เอกสารหมาย ล.2

ที่จำเลยอุทธรณ์ข้อแรกว่า โจทก์ไม่ได้มอบอำนาจให้นายบุญมา เตชะวณิช ฟ้องคดีนี้โดยชอบ เพราะใบอนุญาตการเป็นโนตารีปับลิกของนายเฮอร์เบิร์ต ดับเบิลยู. มิลเลอร์มีเหตุอันสมควรสงสัยว่ามีผลใช้บังคับอยู่หรือไม่ จึงไม่อาจรับฟังว่าหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมาย จ.1 มีการรับรองโดยโนตารีปับลิกอย่างถูกต้องทั้งการรับรองต่อ ๆ กันมาคือ นายนอร์แมน กูดแมน ผู้อำนวยการงานคดีและดูแลรักษาเอกสารของศาลแห่งเขตนิวยอร์กและผู้อำนวยการงานคดีและดูแลรักษาเอกสารของศาลสูงสุดแห่งเขตนิวยอร์กในมลรัฐนิวยอร์กรวมทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ได้เป็นการรับรองข้อความในหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมาย จ.1 แต่อย่างใด ทั้งโจทก์ไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือว่าได้มอบอำนาจให้นายสก็อต อาร์. โคลแมน เป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อมอบอำนาจในหนังสือมอบอำนาจแทนโจทก์ได้มาแสดงมีแต่เพียงการกล่าวอ้างลอย ๆ ว่าได้รับมอบหมายให้ทำหนังสือมอบอำนาจดังกล่าวตามมติหรือคำสั่งของคณะกรรมการบริษัทโจทก์ทั้งไม่มีการระบุบุคคลผู้เป็นกรรมการบริษัทผู้มีอำนาจทำการแทนโจทก์ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องนั้น เห็นว่า คดีนี้ในชั้นยื่นคำให้การ จำเลยเพียงแต่ให้การปฏิเสธอำนาจฟ้องของโจทก์โดยอ้างเหตุแห่งการปฏิเสธในข้อเท็จจริงว่า โจทก์ไม่ได้เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดที่ได้จดทะเบียนตั้งขึ้นตามกฎหมายของมลรัฐเดลาแวร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา และสำเนาหนังสือมอบอำนาจท้ายคำฟ้อง (ต้นฉบับคือเอกสารหมาย จ.1) ไม่ได้กระทำขึ้นต่อหน้าโนตารีปับลิกในมลรัฐนิวยอร์ก และไม่ได้กระทำขึ้นโดยมีสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นผู้รับรองความถูกต้องแห่งเอกสารดังกล่าว อีกทั้งหนังสือมอบอำนาจดังกล่าวไม่มีผู้รับรองคำแปลที่ถูกต้องและโจทก์แปลเอกสารหนังสือมอบอำนาจไม่ถูกต้อง โจทก์จึงไม่อาจมอบอำนาจให้นายบุญมา เตชะวณิช กับพวกฟ้องคดีนี้แทนโจทก์ได้เท่านั้น อุทธรณ์ของจำเลยดังกล่าวจึงเป็นการยกขึ้นอ้างซึ่งปัญหาข้อเท็จจริงที่จำเลยมิได้ให้การต่อสู้ไว้เพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายเรื่องการมอบอำนาจให้ฟ้องคดีของโจทก์ ถือได้ว่าเป็นการอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงที่มิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางเป็นอุทธรณ์ที่ไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 มาตรา 38 ประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225 วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศไม่รับวินิจฉัยให้ คดีจึงรับฟังได้ตามที่โจทก์นำสืบว่า โจทก์ได้มอบอำนาจให้นายบุญมาฟ้องคดีนี้โดยชอบแล้ว

ที่จำเลยอุทธรณ์ข้อต่อมาว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องคดีนี้เพราะระหว่างที่จำเลยยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW ต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าโจทก์ไม่เคยยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้า ARROW ของโจทก์หนังสือที่โจทก์แจ้งให้จำเลยถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามเอกสารหมาย จ.27 ไม่มีข้อความที่บ่งถึงการโต้แย้งคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW ของจำเลยและหนังสือดังกล่าวก็ไม่ได้เป็นหนังสือที่บอกกล่าวให้จำเลยไปถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW ของจำเลยรวมทั้งมิได้กำหนดระยะเวลาให้จำเลยไปถอนการจดทะเบียนแต่อย่างใด ทั้งจำเลยก็ไม่ได้รับหนังสือดังกล่าวด้วย ถือว่าโจทก์และจำเลยมิได้โต้แย้งสิทธิกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55เห็นว่า พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 35 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า"เมื่อได้ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายใดตามมาตรา 29 แล้วบุคคลใดเห็นว่าตนมีสิทธิดีกว่าผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายนั้น หรือเห็นว่าเครื่องหมายการค้ารายนั้นไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 หรือการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ บุคคลนั้นจะยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนก็ได้ แต่ต้องยื่นภายในเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศโฆษณาตามมาตรา 29 พร้อมทั้งแสดงเหตุแห่งการคัดค้าน" มาตรา 40 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า "ในกรณีที่ไม่มีการคัดค้านตามมาตรา 35 ก็ดี หรือมีการคัดค้านตามมาตรา 35แต่ได้มีคำวินิจฉัยหรือคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดให้ผู้ขอจดทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิจดทะเบียนก็ดี ให้นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นได้" และมาตรา 67 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า "ภายในห้าปีนับแต่วันที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใดตามมาตรา 40 ผู้มีส่วนได้เสียอาจร้องขอต่อศาลให้สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นได้ หากแสดงได้ว่าตนมีสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นดีกว่าผู้ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น" ตามบทบัญญัติดังกล่าวเห็นได้ว่า มาตรา 35 เป็นบทบัญญัติให้บุคคลอื่นซึ่งอ้างว่าเป็นผู้มีสิทธิดีกว่าผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าซึ่งจดทะเบียนไว้ก่อนแล้วมีสิทธิที่จะยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ภายในกำหนด90 วัน หากไม่ยื่นภายในกำหนดดังกล่าว นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีอำนาจที่จะดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ขอต่อไปได้ตามมาตรา 40 แต่เจ้าของเครื่องหมายการค้าซึ่งได้จดทะเบียนไว้ก่อน หากได้รับผลกระทบจากการรับจดทะเบียนของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว ก็ยังคงมีสิทธิที่จะฟ้องขอให้เพิกถอนการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้ภายใน 5 ปี นับแต่วันที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นตามมาตรา 40 ทั้งนี้ ตามมาตรา 67 วรรคหนึ่ง เพราะตามบทบัญญัติดังกล่าวหาได้มีข้อกำหนดจำกัดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าซึ่งได้จดทะเบียนไว้ก่อนว่าจะต้องยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ก่อนฟ้องคดีไม่ ดังนั้น เมื่อโจทก์ซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า ARROW ที่ได้จดทะเบียนไว้ก่อนแล้วเห็นว่าที่จำเลยไปยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROWไว้สำหรับสินค้าจำพวกเดียวกันกับตนและนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนให้ตามคำขอของจำเลยนั้นมีผลกระทบต่อสิทธิในเครื่องหมายการค้า ARROW ที่โจทก์จดทะเบียนไว้ก่อนแล้ว โดยเครื่องหมายการค้าของจำเลยมีส่วนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ย่อมถือได้ว่าจำเลยได้กระทำการอันเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ตั้งแต่จำเลยไปยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว โจทก์ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ย่อมมีอำนาจฟ้องจำเลยเพื่อขอให้ศาลสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นได้ตามมาตรา 67 วรรคหนึ่ง ไม่ว่าโจทก์จะได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 35 ไว้หรือไม่ และเมื่อคดีรับฟังได้ว่าการที่จำเลยไปยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW เป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์และโจทก์มีอำนาจฟ้องเพราะเหตุดังกล่าวแล้ว จึงไม่มีเหตุที่จะต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยข้อที่ว่า จำเลยได้รับหนังสือบอกกล่าวเอกสารหมาย จ.27 แล้วหรือไม่ และหนังสือบอกกล่าวดังกล่าวมีความหมายเป็นการบังคับให้จำเลยไปเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW ของจำเลยหรือไม่อีกต่อไป เพราะไม่ว่าจะวินิจฉัยไปในทางใดก็หามีผลกระทบต่ออำนาจฟ้องของโจทก์ซึ่งมีโดยสมบูรณ์อยู่ก่อนแล้วไม่

มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยข้อสุดท้ายว่า เครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW ของจำเลยคล้ายกับเครื่องหมายการค้า ARROW ของโจทก์จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าดังที่โจทก์ฟ้องหรือไม่ เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์ทุกเครื่องหมายเมื่อพิจารณาโดยรวมแล้วจะเห็นได้ว่ามีสาระสำคัญอยู่ที่คำว่า ARROW ส่วนคำอื่นหรือรูปลูกศรที่ประกอบคำว่า ARROW นั้นเป็นเพียงส่วนประกอบเท่านั้น และความสำคัญของเครื่องหมายการค้าของโจทก์อยู่ที่เสียงเรียกขานคำว่า ARROW ซึ่งอ่านออกเสียงว่า "แอโร่" ยิ่งกว่าความหมายของคำที่แปลว่า ลูกศร สำหรับเครื่องหมายการค้าของจำเลยก็ปรากฏว่าเป็นเครื่องหมายการค้าประเภทคำในภาษาต่างประเทศเช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ในส่วนที่เป็นคำและใช้อักษรโรมันมี 2 พยางค์ เท่ากัน โดยเฉพาะพยางค์หลังจะอ่านออกเสียงว่า "โร่" เหมือนกัน ส่วนพยางค์ต้นของโจทก์ อ่านออกเสียงว่า "แอ"พยางค์ต้นของจำเลย อ่านออกเสียงว่า "แม" ซึ่งโจทก์นำสืบว่าเป็นการอ่านออกเสียงที่ถูกต้องตามตำรา คือ สำเนาพจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ของดร.วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม เอกสารหมาย จ.26 ส่วนที่จำเลยอ้างว่าพยางค์ต้นของจำเลยอ่านว่า "มา" นั้น เป็นการกล่าวอ้างลอย ๆ โดยไม่มีตำราใด ๆ สนับสนุนไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นคำที่นิยมอ่านกันเช่นนั้น เครื่องหมายการค้าของโจทก์และจำเลยเมื่ออ่านออกเสียงทั้งสองพยางค์รวมกันแม้มีสำเนียงเรียกขานแตกต่างกันไปบ้างก็ไม่ใช่ส่วนสำคัญที่ทำให้คำเรียกขานของเครื่องหมายการค้าทั้งสองแตกต่างกันชัดเจนดังที่จำเลยกล่าวอ้างมาในอุทธรณ์ นอกจากนี้เครื่องหมายการค้าของจำเลยและเครื่องหมายการค้าของโจทก์ส่วนที่เป็นคำซึ่งใช้ภาษาต่างประเทศเป็นสำคัญก็มีลักษณะตัวอักษรและจำนวนตัวอักษรไล่เลี่ยกัน โดยของโจทก์ใช้อักษรโรมันจำนวน 5 ตัว ส่วนของจำเลยใช้อักษรโรมัน จำนวน 6 ตัว โดยเฉพาะเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่เป็นรูปและคำว่า ARROW นั้นเห็นได้ชัดว่ารูปลูกศรเป็นเพียงส่วนประกอบของคำ ARROW อย่างเห็นได้ชัด เครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่เป็นรูปและคำว่า ARROWนี้กับเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW ของจำเลยมีตัวอักษรเหมือนกันถึง 5 ตัว คือตัวอักษร 5 ตัวหลัง เว้นแต่ตัวสุดท้ายคือตัว "W" โจทก์ใช้ว่า "W" ส่วนจำเลยใช้ว่า "W" ซึ่งแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย และเครื่องหมายการค้าของจำเลยได้เพิ่มตัวอักษรอีก 1 ตัว คือ"M" ที่ข้างหน้าคำว่า ARROW เท่านั้น และเมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้า MARROWของจำเลยกับเครื่องหมายการค้าคำว่าของโจทก์ที่เป็นคำว่า ARROW ก็ปรากฏว่าจำเลยจงใจใช้ตัวอักษร "M" สูงเท่ากับตัว "A" ซึ่งสูงกว่าตัวอักษรที่ตามหลังอีก 4 ตัว เหมือนกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ซึ่งไม่มีเหตุผลพิเศษในทางหลักภาษาแม้จะปรากฏว่าจำเลยวางตัวอักษรในเครื่องหมายการค้าของจำเลยเอนไปทางขวามือเล็กน้อย แตกต่างกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ซึ่งวางตัวอักษรตั้งตรง และเครื่องหมายการค้าของโจทก์และของจำเลยส่วนที่เป็นตัวอักษร R ทั้งสองตัว จำเลยใช้ตัวพิมพ์ใหญ่แตกต่างกับของโจทก์ที่ใช้ตัวพิมพ์เล็ก แต่ก็เป็นข้อแตกต่างเพียงเล็กน้อยซึ่งจะต้องใช้ความสังเกตจึงจะพบเห็นได้ ส่วนที่จำเลยอ้างว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยมีกรอบสี่เหลี่ยมล้อมรอบคำว่าMARROW นั้นกรอบสี่เหลี่ยมดังกล่าวก็เป็นเพียงส่วนประกอบของคำว่า MARROWเท่านั้น หาใช่ข้อสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าของจำเลยไม่ นอกจากนี้โจทก์ยังนำสืบรับฟังได้อีกว่า ก่อนเกิดเหตุคดีนี้ประมาณ 3 เดือน จำเลยได้ไปยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันนี้มาแล้วครั้งหนึ่งโดยจำเลยขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า FARROW ซึ่งตัวอักษร F เป็นอักษรประดิษฐ์ส่วนตัวอักษรอื่นเหมือนกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ทั้งหมด แต่จำเลยก็ละทิ้งคำขอดังกล่าว แล้วมายื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใหม่เป็นคำว่า MARROW แทนซึ่งมีส่วนคล้ายกับเครื่องหมายการค้า ARROW ของโจทก์ดังวินิจฉัยแล้วข้างต้น พฤติการณ์ของจำเลยดังกล่าวจึงชี้ให้เห็นว่าจำเลยจงใจที่จะลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของโจทก์เพื่อกิจการค้าของจำเลยโดยแท้ และอาจทำให้ผู้ซื้อสินค้าเกิดความสับสนหรือหลงผิดว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยคือเครื่องหมายการค้าอีกเครื่องหมายหนึ่งของโจทก์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่ที่ซื้อที่ไม่ทันสังเกตหรือเป็นผู้ที่ไม่สัดทัดจัดเจนในภาษาต่างประเทศ แม้ราคาของสินค้าของจำเลยกับสินค้าของโจทก์จะแตกต่างกันดังที่จำเลยนำสืบก็ไม่ใช่เหตุผลที่จำเลยจะยกขึ้นอ้างเป็นข้อต่อสู้ในกรณีนี้ได้ เพราะผู้ซื้ออาจหลงผิดไปว่าเป็นสินค้าลดราคาของโจทก์ก็ได้ เมื่อนำมาพิจารณาประกอบกับข้อที่ว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกับสินค้าของโจทก์คือ จำพวกที่ 38 (เดิม) แม้สินค้าของโจทก์ตามที่จดทะเบียนไว้ต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะระบุว่าเป็นเครื่องนุ่งห่มและเครื่องแต่งกาย แต่ย่อมเป็นที่เข้าใจได้ว่าหมายรวมถึงเสื้อ อันเป็นสินค้าจำพวกเดียวกับสินค้าของจำเลย จึงนับได้ว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยดังกล่าวคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เครื่องหมายการค้าของจำเลยจึงไม่ใช่เครื่องหมายการค้าที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะพึงรับจดทะเบียนให้ได้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 6(3) และ 13(2) จำเลยย่อมไม่มีสิทธิใช้และขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW ได้ กรณีถือได้ว่าโจทก์ซึ่งใช้และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ARROW มาก่อนจำเลยมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวดีกว่าจำเลยและโจทก์มีอำนาจฟ้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวของจำเลยได้ ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้โจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW ดีกว่าจำเลยจึงต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ อุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้นทุกข้อ

อนึ่ง เมื่อคดีนี้ฟังได้ว่า โจทก์เป็นผู้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROWดีกว่าจำเลย ก็ชอบที่ศาลจะพิพากษาให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเสียได้ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 67 วรรคหนึ่งจึงไม่มีความจำเป็นที่ศาลจะต้องพิพากษาให้จำเลยไปเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW หรือให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลยอีก และที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาตามคำขอของโจทก์โดยห้ามจำเลยใช้หรือเข้าเกี่ยวข้องในทางใด ๆ กับเครื่องหมายการค้าMARROW อีกต่อไปนั้น เป็นคำขอบังคับที่มุ่งบังคับถึงการกระทำในอนาคตซึ่งครอบคลุมถึงการกระทำของจำเลยที่เกินไปกว่าที่ปรากฏในคดีนี้ จึงสมควรจำกัดข้อห้ามการกระทำของจำเลยเฉพาะในลักษณะเดียวกับที่ปรากฏในคดีนี้เท่านั้น ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นสมควรแก้ไขให้ถูกต้อง"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้เพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW ตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 369851 ทะเบียนเลขที่ ค92484 กับห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า MARROW สำหรับสินค้าของจำเลยในรายการสินค้าที่อยู่ในจำพวกเดียวกับที่โจทก์จดทะเบียนไว้ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง กับให้จำเลยใช้ค่าทนายความชั้นอุทธรณ์ 1,500 บาท แทนโจทก์