-ปรึกษากฎหมาย นายลีนนท์ พงษ์ศิริสุวรรณ

     โทร.085-9604258

   -ปรึกษากฎหมายผ่านทางไลน์ ไอดีไลน์   

   (1) @leenont 

   (2) @peesirilaw  

   (3) 0859604258 เพิ่มด้วยหมายเลขโทรศัพท์

  -Line Official Account : เพิ่มเพื่อน QR CODE

ข้อ 10. บริษัทชูเมืองหนาว จำกัด ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า Washington เพื่อใช้กับสินค้าผลไม้แอปเปิ้ลเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2544 ต่อมาเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2550 นายวิทย์ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำร้องขอต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าให้สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว โดยอ้างว่าเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ และ เป็นชื่อของรัฐต่างประเทศซึ่งต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าดำเนินการตามกฎหมายแล้วเห็นพ้องด้วยกับ นายวิทย์ จึงมีคำสั่งให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว ต่อมา บริษัทชูเมืองหนาว จำกัด โต้แย้งคำสั่งของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า โดยฟ้องต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางภายในกำหนดเวลา 90 วัน ตามกฎหมาย ขอให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว และอ้างด้วยว่านายวิทย์ ยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าเกิน 5 ปี นับแต่วันจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า บริษัทชูเมืองหนาว จำกัด นำเข้าผลไม้แอปเปิ้ลจากมลรัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา มาจำหน้ายในประเทศไทย โดยใช้คำว่า Washington ซึ่งเขียนด้วยตัวอักษรโปร่งและทึบสลับกันเป็นที่หมายของสินค้ามาเป็นเวลา 3 ปี จนแพร่หลายเป็นที่รู้จักกันทัวไป

ให้วินิจฉัยว่า ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง จะพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของคณะกรรมการเครื่อหมายการค้าดังกล่าวตามคำขอของบริษัทชูเมืองหนาว จำกัด ได้หรือไม่

ธงคำตอบ

แม้คำว่า Washington จะเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ประกาศกำหนด ซึ่งทำให้เป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 7 วรรคสอง (2) ก็ตาม แต่ก็เกิดลักษณะบ่งเฉพาะจากการใช้ตามมาตรา 7 วรรคสาม ซึ่งบริษัทชูเมืองหนาว จำกัด พิสูจน์ได้ว่ามีการจำหน่ายเผยแพร่สินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นจนแพร่หลายแล้ว จึงเป็นเครื่องหมายการค้าที่ให้ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตาม มาตรา 6 (1) และ มาตรา 7 วรรคสาม (พิพากษาฎีกาที่ 5449/2549)

คำว่า Washington เป็นชื่อมลรัฐหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่ใช่ชื่อรัฐต่างประเทศอันจะเข้าข่ายต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน ตามมาตรา 8 (6)

ส่วนการร้องขอต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าให้สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตาม มาตรา 61 นั้น ไม่มีกำหนดเวลาร้องขอ กรณีไม่ใช่การร้องขอต่อศาลให้สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยอ้างว่าตนมีสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นดีกว่าผู้ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า ซึ่งจะต้องร้องขอภายใน 5 ปี นับแต่วันจดทะเบียน ตาม มาตรา 67

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของบริษัทชูเมืองหนาว จำกัด จึงชอบแล้ว คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจะมีคำสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของ บริษัทชูเมืองหนาว จำกัดไม่ได้ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางต้องพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าดังกล่าวตามคำขอของบริษัทชูเมืองหนาว จำกัด

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 3534

มาตรา 7 เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ได้แก่ เครื่องหมายการค้าอันมีลักษณะที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้านั้นทราบและเข้าใจได้ว่า สินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างไปจากสินค้าอื่น

เครื่องหมายการค้าที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นสาระสำคัญดังต่อไปนี้ ให้ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะ

(1) ชื่อตัว ชื่อสกุลของบุคคลธรรมดาที่ไม่เป็นชื่อสกุลตามความหมายอันเข้าใจกันโดยธรรมดา ชื่อเต็มของนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรือชื่อในทางการค้าที่แสดงโดยลักษณะพิเศษและไม่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง

(2) คำหรือข้อความอันไม่ได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้นโดยตรง และไม่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

(3) กลุ่มของสีที่แสดงโดยลักษณะพิเศษ หรือตัวหนังสือ ตัวเลข หรือคำที่ประดิษฐ์ขึ้น

(4) ลายมือชื่อของผู้ขอจดทะเบียนหรือของเจ้าของเดิมของกิจการของผู้ขอจดทะเบียน หรือลายมือชื่อของบุคคลอื่นโดยได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้นแล้ว

(5) ภาพของผู้ขอจดทะเบียนหรือของบุคคลอื่นโดยได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้นแล้ว หรือในกรณีที่บุคคลนั้นตายแล้วโดยได้รับอนุญาตจากบุพการี ผู้สืบสันดาน และคู่สมรสของบุคคลนั้น ถ้ามี แล้ว

(6) ภาพที่ประดิษฐ์ขึ้น

ชื่อ คำ หรือข้อความที่ไม่มีลักษณะตาม (1) หรือ (2) หากได้มีการจำหน่ายเผยแพร่ หรือโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นจนแพร่หลายแล้ว ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด และพิสูจน์ได้ว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์นั้นแล้ว ก็ให้ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะ

มาตรา 6 เครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนได้ ต้องประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้

(1) เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ

(2) เป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัตินี้ และ

(3) ไม่เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่บุคคลอื่นได้จดทะเบียนไว้แล้ว

มาตรา 8 เครื่องหมายการค้าที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ห้ามมิให้รับจดทะเบียน

(1) ตราแผ่นดิน พระราชลัญจกร ลัญจกรในราชการ ตราจักรี
ตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตราประจำตำแหน่ง ตราประจำกระทรวง ทบวง กรม หรือตราประจำจังหวัด

(2) ธงชาติของประเทศไทย ธงพระอิสริยยศ หรือธงราชการ

(3) พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย พระปรมาภิไธยย่อ พระนามาภิไธยย่อ หรือนามพระราชวงศ์

(4) พระบรมฉายาลักษณ์ หรือพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ พระราชินี หรือรัชทายาท

(5) ชื่อ คำ ข้อความ หรือเครื่องหมายใด อันแสดงถึงพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือพระราชวงศ์

(6) ธงชาติหรือเครื่องหมายประจำชาติของรัฐต่างประเทศ ธงหรือเครื่องหมายขององค์การระหว่างประเทศ ตราประจำประมุขของรัฐต่างประเทศ เครื่องหมายราชการและเครื่องหมายควบคุมและรับรองคุณภาพสินค้าของรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ หรือชื่อและชื่อย่อของรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ของรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศนั้น

(7) เครื่องหมายราชการ เครื่องหมายกาชาด นามกาชาด หรือกาเจนีวา

(8) เครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเหรียญ ใบสำคัญ หนังสือรับรองประกาศนียบัตร หรือเครื่องหมายอื่นใดอันได้รับเป็นรางวัลในการแสดงหรือประกวดสินค้าที่รัฐบาลไทย ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐของประเทศไทย รัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศได้จัดให้มีขึ้น เว้นแต่ผู้ขอจดทะเบียนจะได้รับเหรียญ ใบสำคัญ หนังสือรับรอง ประกาศนียบัตร หรือเครื่องหมายเช่นว่านั้น เป็นรางวัลสำหรับสินค้านั้น และใช้เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้านั้น แต่ทั้งนี้ต้องระบุปีปฏิทินที่ได้รับรางวัลด้วย

(9) เครื่องหมายที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือรัฐประศาสโนบาย

(10) เครื่องหมายที่เหมือนกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด หรือคล้ายกับเครื่องหมายดังกล่าวจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม

(11) เครื่องหมายที่คล้ายกับ (1) (2) (3) (4) (5) (6) หรือ (7)

(12) สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

(13) เครื่องหมายอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

มาตรา 61 ผู้มีส่วนได้เสียหรือนายทะเบียนอาจร้องขอต่อคณะกรรมการให้สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใดได้ หากแสดงได้ว่าเครื่องหมายการค้านั้นในขณะที่จดทะเบียน

(1) มิได้เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7

(2) เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8

(3) เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว สำหรับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน หรือ

(4) เป็นเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าสำหรับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน

มาตรา 67 ภายในห้าปีนับแต่วันที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใดตามมาตรา 40 ผู้มีส่วนได้เสียอาจร้องขอต่อศาลให้สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นได้ หากแสดงได้ว่าตนมีสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นดีกว่าผู้ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น

ถ้าผู้ร้องแสดงได้แต่เพียงว่า ตนมีสิทธิดีกว่าเฉพาะสินค้าบางอย่างในจำพวกของสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ ให้ศาลมีคำสั่งจำกัดสิทธิแห่งการจดทะเบียนให้อยู่เฉพาะสินค้าที่ผู้ร้องไม่ได้แสดงว่าตนมีสิทธิดีกว่า

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5449/2549

แม้คำว่า "Washington" จะเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ คำว่า "แอปเปิ้ล" และรูปแอปเปิ้ลประดิษฐ์จะเล็งถึงลักษณะและคุณสมบัติของสินค้านั้น แต่ตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 7 วรรคสาม ได้บัญญัติเป็นข้อยกเว้นตามมาตรา 7 วรรคสอง (1) หรือ (2) ว่า แม้จะเป็นชื่อคำหรือข้อความที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะมาตรา 7 วรรคสอง (1) หรือ (2) หากได้มีการจำหน่าย เผยแพร่ หรือโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นจนแพร่หลายแล้วตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด และพิสูจน์ได้ว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์นั้นแล้ว ก็ให้ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะได้ ซึ่งข้อยกเว้นดังกล่าวย่อมรวมถึงกรณีชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 7 วรรคสอง (2) ด้วย เพราะชื่อทางภูมิศาสตร์นั้นเป็นส่วนหนึ่งของคำหรือข้อความตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) นั่นเอง เมื่อโจทก์นำสืบพิสูจน์ได้ว่าเครื่องหมายการค้าพิพาทได้จำหน่าย เผยแพร่ และโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทจนแพร่หลายแล้วในประเทศไทย จึงเป็นเครื่องหมายการค้าที่ให้ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะอันพึงรับจดทะเบียนได้ ตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 6 (1) และมาตรา 7 วรรคสาม

โจทก์ฟ้องขอให้พิพากษาว่า เครื่องหมายการค้า "WASHINGTON และ รูปแอปเปิ้ลประดิษฐ์" ที่มีเครื่องหมาย ของโจทก์เป็นเครื่องหมายการค้าที่ให้ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะ ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนได้ และให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 1114/2545 กับให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า "WASHINGTON และรูปแอปเปิ้ลประดิษฐ์" ของโจทก์

จำเลยทั้งสิบห้าให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่าคดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ประการแรกว่า เครื่องหมายการค้าพิพาทอยู่ในเกณฑ์ของคำจำกัดความเครื่องหมายการค้าที่จะจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าหรือไม่ โดยประเด็นนี้ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้วินิจฉัยในทำนองว่า เครื่องหมายการค้าพิพาทไม่มีลักษณะเป็น "เครื่องหมายการค้า" ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 4 เนื่องจากโจทก์ไม่ได้นำสืบว่า แอปเปิ้ลซึ่งเป็นตัวสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์นั้นแตกต่างกับแอปเปิ้ลที่ไม่มีเครื่องหมายการค้า หรือที่ใช้เครื่องหมาย หรือมีเครื่องหมายการค้าอื่นของบุคคลอื่นแต่อย่างใด และไม่ได้นำสืบถึงที่หมายหรือการจำแนกสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าของโจทก์ว่าแตกต่างกับสินค้าของผู้อื่นอย่างใด อันจะแสดงให้เห็นได้ว่า ผู้ซื้อสินค้าทราบว่าสินค้าของโจทก์นั้นมาจากแหล่งกำเนิดใด หรือแอปเปิ้ลของโจทก์นั้นแตกต่างกับแอปเปิ้ลอื่นๆ อย่างใด กับโจทก์ไม่ได้นำสืบถึงที่หมายหรือความเกี่ยวข้องของสินค้ากับเครื่องหมายการค้าของโจทก์แต่อย่างใดทั้งสิ้น เห็นว่า ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 4 ระบุว่า เครื่องหมายการค้า หมายความว่า เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น และประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) เรื่อง การกำหนดจำพวกสินค้าและบริการ ได้กำหนดรายการสินค้าจำพวกที่ 31 คือ ผลิตภัณฑ์และผลิตผลทางการเกษตร สวนครัว และป่าไม้ ซึ่งไม่อยู่ในจำพวกอื่น สัตว์ที่มีชีวิต พืช และผักสด เมล็ดพืช ต้นไม้ และดอกไม้ที่มีชีวิต อาหารสัตว์ ข้าวบาร์เล่ย์ ดังนั้น เมื่อโจทก์นำสืบว่า โจทก์มีความประสงค์ที่จะใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทกับสินค้าของตน คือ แอปเปิ้ลที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี เพื่อให้สาธารณชนทราบว่าเป็นสินค้าของโจทก์ซึ่งแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นแล้ว เครื่องหมายการค้าพิพาทย่อมมีลักษณะเป็นเครื่องหมายการค้าตามบทกฎหมายดังกล่าว ส่วนการจำแนกสินค้าของโจทก์กับแอปเปิ้ลอื่นๆ รวมทั้งการใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทให้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้าของโจทก์นั้น เป็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวิธีการทางการค้าของโจทก์ซึ่งไม่มีในคำวินิจฉัยอุทธรณ์และจำเลยทั้งห้าก็มิได้ให้การเป็นประเด็นไว้จึงไม่เป็นประเด็นข้อพิพาทในคดีนี้ ดังนั้น ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยว่า เครื่องหมายการค้าพิพาทไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ของคำจำกัดความเครื่องหมายการค้าที่จะจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้นั้น จึงไม่ชอบ อุทธรณ์ของโจทก์ในข้อนี้ฟังขึ้น

ปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ประการต่อมามีว่า เครื่องหมายการค้าพิพาทเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะอันพึงรับจดทะเบียนได้หรือไม่ โดยโจทก์อุทธรณ์ในทำนองว่า แม้คำว่า "WASHINGTON" จะเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ และรูปแอปเปิ้ลประดิษฐ์จะเล็งถึงลักษณะและคุณสมบัติของสินค้านั้นก็ตาม แต่เครื่องหมายการค้าพิพาทเป็นเครื่องหมายการค้าที่ให้ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะอันเกิดจากการจำหน่าย เผยแพร่ และโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นจนแพร่หลายแล้ว เห็นว่า ในการพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าใดที่ให้ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะหรือไม่นั้น พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 7 วรรคสาม ได้บัญญัติเป็นข้อยกเว้นของมาตรา 7 วรรคสอง (1) หรือ (2) ว่า แม้จะเป็นชื่อ คำ หรือข้อความที่ไม่มีลักษณะตาม (1) หรือ (2) หากได้มีการจำหน่าย เผยแพร่ หรือโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นจนแพร่หลายแล้ว ก็ให้ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะได้ ซึ่งข้อยกเว้นดังกล่าวย่อมจะรวมถึงกรณีของชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 7 วรรคสอง (2) ด้วย เพราะชื่อทางภูมิศาสตร์นับเป็นส่วนหนึ่งของคำหรือข้อความตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) นั่นเอง มาตรา 7 วรรคสาม หาได้เป็นข้อยกเว้นเฉพาะ "ชื่อ" ตาม (1) หรือ "คำหรือข้อความ" ตาม (2) โดยไม่รวมถึงชื่อทางภูมิศาสตร์ดังที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยมาแต่อย่างใดไม่ สำหรับปัญหาที่ว่า เครื่องหมายการค้าพิพาทเข้าข้อยกเว้นตามมาตรา 7 วรรคสาม หรือไม่นั้น เห็นว่า ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน 2542 ข้อ 2 (3) กำหนดว่า การพิสูจน์ข้อเท็จจริงนั้น ให้ผู้ขอจดทะเบียนนำส่งพยานหลักฐานเกี่ยวกับการจำหน่ายแพร่หลาย หรือโฆษณาในประเทศไทย ซึ่งสินค้าที่ใช้เครื่องหมายที่ประสงค์จะขอจดทะเบียน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบส่งของ ตัวอย่างสินค้า ใบโฆษณาสินค้า หรือพยานหลักฐานอื่นๆ รวมทั้งพยานบุคคล (ถ้ามี) เป็นต้น ดังนั้น โจทก์จึงมีหน้าที่นำเสนอพยานหลักฐานเช่นว่านั้นเพื่อพิสูจน์ว่าสินค้าของตนภายใต้เครื่องหมายการค้าพิพาทได้มีการจำหน่าย เผยแพร่หรือโฆษณาในประเทศไทยจนแพร่หลายแล้ว คดีนี้โจทก์นำสืบในทำนองว่า ในการอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้านั้น โจทก์ได้อ้างส่งหลักฐานต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศกระทรวงพาณิชย์ข้างต้นแล้ว แต่คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้วินิจฉัยเพียงว่า หลักฐานที่โจทก์นำส่งเพื่อนำสืบลักษณะบ่งเฉพาะ ได้แก่ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนในต่างประเทศ สำเนาใบกำกับสินค้า และ DECLARATION เครื่องหมาย WASHINGTON & Design สำเนาเอกสารแสดงรายงานปริมาณแอปเปิ้ลสดที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี สำเนาใบเรียกเก็บเงินค่าส่งเสริมการขายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าพิพาท สำเนาวัสดุที่ใช้จริงในการส่งเสริมการขายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าพิพาท สำเนาทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทในประเทศต่าง ๆ นั้น ยังไม่อาจรับฟังได้ว่าเครื่องหมายการค้าพิพาทได้จำหน่าย เผยแพร่หรือโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นจนแพร่หลายแล้วในประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดอันจะให้ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะแต่อย่างใด ซึ่งในส่วนของหลักฐานการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทในประเทศอื่นๆ ที่คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าระบุว่าไม่ใช่หลักฐานแสดงการจำหน่าย เผยแพร่หรือโฆษณา จนทำให้สินค้านั้นมีความแพร่หลายในประเทศไทยนั้น คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าไม่ได้วินิจฉัยให้ปรากฏเหตุผลที่ชัดเจนว่า เหตุใดเอกสารหลักฐานดังกล่าว เช่น สำเนาใบกำกับสินค้า และสำเนาใบเรียกเก็บเงินค่าส่งเสริมการขายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าพิพาทจึงไม่อาจรับฟังได้ ทั้งๆ ที่คำอุทธรณ์ของโจทก์ ก็ได้ระบุถึงปริมาณและมูลค่าของสินค้าที่นำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย รวมทั้งค่าโฆษณาและส่งเสริมการจำหน่ายในประเทศไทยแล้ว การที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์โดยเห็นด้วยในผลของคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าดังกล่าว จึงไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ อุทธรณ์ของโจทก์ในข้อนี้ฟังขึ้นเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม และมิให้เป็นการเสียเวลาแก่คู่ความ อีกทั้งคดีมีพยานหลักฐานเพียงพอที่ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศจะวินิจฉัยได้แล้ว ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศจึงเห็นสมควรวินิจฉัยประเด็นดังกล่าวโดยไม่ต้องย้อนสำนวนไปอีก ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 มาตรา 45 ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 242 (3) และ 243 (3) (ก) เห็นว่าโจทก์มีนายอลงกต นายเอกชัย และนายศุภศักดิ์เบิกความในทำนองเดียวกันว่า สาธารณชนในประเทศไทยรู้จักสินค้าของโจทก์ภายใต้เครื่องหมายการค้าพิพาท และสามารถเข้าใจความแตกต่างระหว่างสินค้าของโจทก์ดังกล่าวกับสินค้าประเภทเดียวกันภายใต้เครื่องหมายการค้าอื่น นอกจากนี้โจทก์ได้นำสืบถึงหลักฐานต่างๆ คือ กิจกรรมการส่งเสริมการขายสินค้าของโจทก์ในประเทศไทย คำอุทธรณ์ของโจทก์ ตารางแสดงข้อมูลการส่งออกสินค้าของโจทก์ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับการส่งสินค้ามาที่ประเทศไทย และสำเนาใบเรียกเก็บเงิน รวมทั้งวัตถุพยานแสดงให้เห็นว่าสินค้าแอปเปิ้ลที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธีของโจทก์ภายใต้เครื่องหมายการค้าพิพาทได้มีการจำหน่ายเผยแพร่ และโฆษณาแอปเปิ้ลที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นจนแพร่หลายแล้วในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานหลายสิบปี โดยวางจำหน่ายทั่วทุกจังหวัดตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ กับปริมาณสินค้าและมูลค่ายอดค้าปลีกเป็นจำนวนมากถือว่าโจทก์ได้นำสืบพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าพิพาทตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดแล้ว ซึ่งในเรื่องนี้พยานจำเลยทั้งสิบห้าคงโต้แย้งเพียงลอยๆ ว่า หลักฐานต่างๆ ดังกล่าวยังไม่อาจรับฟังว่า เครื่องหมายการค้าพิพาทได้จำหน่าย เผยแพร่และโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นจนแพร่หลายแล้วในประเทศไทย แต่นางสาวทัศไนย์ และนางเพียรพันธ์ พยานจำเลยทั้งสิบห้าก็เบิกความตอบทนายโจทก์ถามค้านยอมรับว่า เอกสารหลักฐานดังกล่าวสามารถนำมาพิสูจน์ความแพร่หลายของสินค้าได้ และจำเลยที่ 9 เบิกความตอบทนายโจทก์ถามค้านว่า คำว่า "WASHINGTON วอชิงตัน" หากมีข้อเท็จจริงว่าสินค้าเป็นที่รู้จักหรือแพร่หลายกันทั่วไป ก็สามารถรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ จากพยานหลักฐานดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า แม้คำว่า "WASHINGTON" คำว่า "แอปเปิ้ล" และรูปผลไม้แอปเปิ้ล เมื่อแยกพิจารณาต่างหากจากกันแล้วจะเป็นเพียงคำและรูปสามัญที่บุคคลทั่วไปอาจนำมาใช้ได้ก็ตาม แต่หากได้มีการจำหน่ายเผยแพร่หรือโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นจนแพร่หลายแล้ว ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด และพิสูจน์ได้ว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์นั้นแล้วก็ให้ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะ อันพึงรับจดทะเบียนได้ คดีจึงรับฟังได้ว่า เครื่องหมายการค้าพิพาทได้มีการจำหน่ายเผยแพร่ และโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทจนแพร่หลายแล้วในประเทศไทย และเป็นเครื่องหมายการค้าที่ให้ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะอันพึงรับจดทะเบียนได้ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 6 (1) และ มาตรา 7 วรรคสาม

อนึ่ง ที่โจทก์มีคำขอให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทนั้น เป็นคำขอให้บังคับนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ทั้งที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ายังต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 40 วรรคสอง เสียก่อน ในชั้นนี้ย่อมไม่อาจก้าวล่วงพิพากษาให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทตามคำขอของโจทก์ได้

พิพากษาแก้เป็นว่า เครื่องหมายการค้า "WASHINGTON และรูปแอปเปิ้ลประดิษฐ์" ที่มีเครื่องหมาย ของโจทก์เป็นเครื่องหมายการค้าที่ให้ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะอันพึงรับจดทะเบียนได้ ให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ที่ 1114/2545 คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นนี้ให้เป็นพับ.