ผู้ว่าจ้างเป็นผู้มีลิขสิทธิ์ในงานที่สร้างสรรค์ การละเมิดลิขสิทธิ์

ข้อ 10. นายขาว ได้รับอนุสิทธิบัตร กรรมวิธีการผลิตกระชายดำเม็ด และรับจ้างนายดวง เขียนตำราเรื่องการผลิตกระชายดำเม็ดจนแล้วเสร็จ ต่อมานายเดือน ผลิตกระชายดำเม็ด ออกจำหน่ายโดยลอกเลียนกรรมวิธีการผลิต ของนายขาว ทั้งยังนำตำราที่นายขาว เขียนดังกล่าวมาแปลเป็นภาษาอังกฤษ แล้วพิมพ์จำหน่ายโดยไม่ได้ขออนุญาต แต่ปรากฏว่าหลังจากวันที่นายขาว ขอรับอนุสิทธิบัตร 1 วัน ได้มีวารสารต่างประเทศฉบับหนึ่งตีพิมพ์รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมวิธีการผลิตกระชายดำเม็ด โดยใช้กรรมวิธีเช่นเดียวกับของนายขาว โดยที่นายขาว และกรมทรัพย์สินทางปัญญา ต่างไม่ทราบเรื่อง ต่อมานายขาว ฟ้องนายเดือน เพื่อบังคับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา นายเดือน ต่อสู้ว่าอนุสิทธิบัตรของนายขาวไม่สมบูรณ์ เนื่องจากงานตามอนุสิทธิบัตรนั้น เป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้ว และนายขาว ไม่ใช่เจ้าของลิขสิทธิ์ การกระทำของนายเดือน จึงไม่เป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ของนายขาว

ให้วินิจฉัยว่า ข้อต่อสู้ทั้งสองข้อของนายเดือนฟังขึ้นหรือไม่

ธงคำตอบ

แม้ข้อเท็จจริง จะปรากฏว่ามีการเปิดเผยสาระสำคัญ ของการประดิษฐ์ ในสิ่งพิมพ์ที่ได้เผยแพร่นอกราชอาณาจักร แต่กรณีดังกล่าวไม่ต้องด้วย พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 มาตรา 65 ทศ ประกอบด้วยมาตรา 6 วรรคสอง (2) เนื่องจากมิใช่เป็นการเปิดเผยสาระสำคัญ ก่อนวันขอรับอนุสิทธิบัตร การประดิษฐ์ในกรณีนี้ จึงไม่เป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้ว ดังนั้น ข้อต่อสู้ของนายเดือน ที่ว่าอนุสิทธิบัตรของนายขาว ไม่สมบูรณ์ จึงฟังไม่ขึ้น

การที่นายขาว รับจ้างนายดวง เขียนตำราเรื่องการผลิตกระชายดำนั้น เป็นกรณีที่นายขาวสร้างสรรค์งานวรรณกรรมซึ่งเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์โดยการรับจ้างนายดวง ผู้ว่าจ้าง เมื่อข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่านายขาวและนายดวง ได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น ลิขสิทธิ์ในงานวรรณกรรมดังกล่าวจึงเป็นของนายดวง ผู้ว่าจ้าง ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 10 นายขาวผู้สร้างสรรค์จึงไม่ใช่เจ้าของลิขสิทธิ์ ดังนั้น แม้นายเดือนจะนำตำราที่นายขาวเขียนมาแปลเป็นภาษาอังกฤษอันเป็นการดัดแปลงและพิมพ์จำหน่ายก็ตาม การกระทำของนายเดือนก็ไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของนายขาว ข้อต่อสู้ของนายเดือนในข้อนี้ฟังขึ้น

 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522

 มาตรา 65 ทศ "ให้นำบทบัญญัติมาตรา 6 มาตรา 8 มาตรา 9 มาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 12 มาตรา 13 มาตรา 14 มาตรา 15 มาตรา 16 มาตรา 17 มาตรา 18 มาตรา 19 มาตรา 19 ทวิ มาตรา20 มาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 23 มาตรา 25 มาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 35 ทวิ มาตรา 36 มาตรา 36 ทวิ มาตรา 38 มาตรา 39 มาตรา 40 มาตรา 41 มาตรา 42 มาตรา 43 มาตรา 44 มาตรา 45 มาตรา 46 มาตรา 47 มาตรา 47 ทวิ มาตรา 48 มาตรา 49 มาตรา 50 มาตรา 50 ทวิ มาตรา 51 มาตรา 52 มาตรา 53 และมาตรา 55 ในหมวด 2 ว่าด้วยสิทธิบัตรการประดิษฐ์ มาใช้บังคับในหมวด 3 ทวิ ว่าด้วยอนุสิทธิบัตรโดยอนุโลม"

 มาตรา 6 การประดิษฐ์ขึ้นใหม่ ได้แก่การประดิษฐ์ที่ไม่เป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้ว

งานที่ปรากฏอยู่แล้ว ให้หมายความถึงการประดิษฐ์ ดังต่อไปนี้ด้วย

(1) การประดิษฐ์ที่มีหรือใช้แพร่หลายอยู่แล้วในราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร

(2) การประดิษฐ์ที่ได้มีการเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ที่ได้เผยแพร่อยู่แล้วไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร และไม่ว่าการเปิดเผยนั้นจะกระทำโดยเอกสาร สิ่งพิมพ์ การนำออกแสดง หรือการเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วยประการใดๆ

(3) การประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรแล้วไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร

(4) การประดิษฐ์ที่มีผู้ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไว้แล้วนอกราชอาณาจักรเป็นเวลาเกินสิบแปดเดือนก่อนวันขอรับสิทธิบัตรแต่ยังมิได้มีการออกสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรให้

(5) การประดิษฐ์ที่มีผู้ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไว้แล้วไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักร และได้ประกาศโฆษณาแล้วก่อนวันขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร

การเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดที่เกิดขึ้นหรือเป็นผลมาจากการกระทำอันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือการเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดโดยผู้ประดิษฐ์ รวมทั้งการแสดงผลงานของผู้ประดิษฐ์ในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ หรือในงานแสดงต่อสาธารณชนของทางราชการ และการเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดดังกล่าวได้กระทำภายในสิบสองเดือนก่อนที่จะมีการขอรับสิทธิบัตรมิให้ถือว่าเป็นการเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดตาม (2)

 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

 มาตรา 10 งานที่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยการรับจ้างบุคคลอื่น ให้ผู้ว่าจ้างเป็นผู้มีลิขสิทธิ์ในงานนั้น เว้นแต่ผู้สร้างสรรค์และผู้ว่าจ้างจะได้ตกลงกันไว้ เป็นอย่างอื่น

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2189 - 2190/2548

 การวาดภาพนกของโจทก์ที่ 1 ให้แก่ บ. ตั้งแต่แรกในปี 2515 จนถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2521 เป็นช่วงเวลาที่ พ.ร.บ.คุ้มครองวรรณกรรมและศิลปกรรมฯ มีผลใช้บังคับอยู่ การที่โจทก์ที่ 1 กล่าวอ้างในคำฟ้องว่า ข้อตกลงวาดภาพนกดังกล่าวเป็นการจ้างแรงงานโดยไม่มีข้อสัญญาให้ลิขสิทธิ์ตกแก่โจทก์ที่ 1 นั้น ย่อมมีผลให้ลิขสิทธิ์ในงานศิลปกรรมภาพวาดนั้นตกเป็นลิขสิทธิ์ของผู้จ้างตามมาตรา 12 (ข) แห่ง พ.ร.บ. ดังกล่าว มิใช้ลิขสิทธิ์ตกเป็นของโจทก์ที่ 1 แต่อย่างใด

แม้สัญญาจ้างแรงงานกับสัญญาจ้างทำของจะมีลักษณะที่คล้ายกันคือ ลูกจ้างหรือผู้รับจ้างต่างก็ต้องทำงานให้แก่นายจ้างหรือผู้ว่าจ้าง และนายจ้างหรือผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายสินจ้างแก่ลูกจ้างหรือผู้รับจ้างเป็นการตอบแทนเช่นกัน แต่ก็มีลักษณะที่แตกต่างกันที่สำคัญคือ ตามสัญญาจ้างแรงงานนั้นลูกจ้างต้องทำงานให้นายจ้างตามวัตถุประสงค์แห่งสัญญาจ้างแรงงานที่ตกลงกันโดยไม่จำเป็นต้องมีการตกลงกัน โดยมุ่งประสงค์ต่อผลสำเร็จของการงานอันใดอันหนึ่งโดยเฉพาะ หรือคิดค่าตอบแทนจากผลสำเร็จของการงานที่ตกลงกันแต่อย่างใด นายจ้างตามสัญญาจ้างแรงงานมีสิทธิบังคับบัญชามอบหมายและควบคุมกำกับการทำงานของลูกจ้างให้ทำงานใด ๆ ภายใต้ข้อตกลงเกี่ยวกับหน้าที่และสภาพการจ้างงานนั้นได้ ส่วนสัญญาจ้างทำของนั้น ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะมีเจตนามุ่งประสงค์ต่อความสำเร็จของงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามข้อตกลงที่ว่าจ้างให้ทำกัน โดยถือเอาผลสำเร็จของการงานที่ตกลงให้ทำกันนั้นเป็นสาระสำคัญ โดยผู้ว่าจ้างมิได้มีสิทธิบังคับบัญชาสั่งการผู้รับจ้างแต่อย่างใด พฤติการณ์ที่มีการจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือน และผู้ว่าจ้างจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือในการทำงานให้ผู้ทำงานนั้น แม้จะเป็นพฤติการณ์ที่มักเกิดขึ้นในกรณีของการจ้างลูกจ้างทำงานให้แก่นายจ้างตามสัญญาจ้างแรงงานก็ตาม แต่ก็มิใช่ข้อเท็จจริงที่ทำให้ฟังได้ว่าเป็นกรณีตามสัญญาจ้างแรงงานเสมอไปทั้งหมด เนื่องจากสัญญาจ้างทำของก็อาจมีพฤติการณ์การจ่ายค่าตอบแทนหรือการจัดหาเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทำงานเช่นเดียวกับการจ้างแรงงานได้เช่นกัน

การที่โจทก์ทั้งสองทำงานวาดภาพนกให้แก่ บ. นั้นก็เพื่อใช้ประกอบหนังสือ “A Guide to the Birds of Thailand” ที่ บ. จะจัดทำขึ้น โดยในการวาดภาพต้องทำให้สอดคล้องกับข้อมูลทางวิชาการที่เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับนกแต่ละวงศ์ แต่ละชนิด ต้องใช้ซากนกที่ บ. เก็บรวบรวมไว้จำนวนมาก และต้องเดินทางไปดูนกในสภาพธรรมชาติ กับยังต้องค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม ทำให้การวาดภาพนกนี้ต้องใช้เวลานานหลายปี และเป็นกรณีจำเป็นที่จะต้องให้โจทก์แต่ละคนทำงานที่สถานที่ทำงานของ บ. เพื่อความสะดวกในการเทียบเคียงข้อมูลและประสานข้อมูล การบรรยายด้วยข้อความกับภาพวาดให้สอดคล้องต้องกัน ทั้งยังได้ความว่าในการทำงานวาดภาพนก บ. ไม่ได้กำหนดให้โจทก์ที่ 1 วาดภาพนกเป็นตัว ๆ แต่จะกำหนดเป็นวงศ์ แล้วโจทก์ที่ 1 จะวาดภาพนกในวงศ์นั้นทั้งหมด การกำกับดูแลของ บ. เป็นเพียงการเร่งรัดงานเท่านั้น สำหรับโจทก์ที่ 2 ก็วาดภาพโดยได้รับคำแนะนำให้ข้อมูลจาก ฟ. และดูตัวอย่างจากซากนก กับข้อมูลจากหนังสือต่าง ๆ หาก ฟ. หรือ บ. เห็นว่าไม่ถูกต้อง และแจ้งให้โจทก์ที่ 2 ทราบ ถ้าโจทก์ที่ 2 เห็นด้วยก็จะแก้ไข แต่ถ้าไม่เห็นด้วยก็จะไม่แก้ไข อันเป็นการแสดงว่าโจทก์ทั้งสองทำงานวาดภาพโดยมีอิสระในการทำงานมาก มิใช่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาเยี่ยงที่นายจ้างมีต่อลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงงานแต่อย่างใด และในการเดินทางไปดูนกในสภาพตามธรรมชาติก็ยังปรากฏว่าโจทก์ที่ 1 เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง ซึ่งผิดปกติวิสัยของผู้เป็นลูกจ้าง ทั้งเมื่อโจทก์ทั้งสองวาดภาพเพื่อประกอบการทำหนังสือดังกล่าวแล้วเสร็จ โจทก์ทั้งสองก็ไม่ได้ทำการวาดภาพหรือทำงานกับ บ. หรือจำเลยที่ 1 อีกแต่อย่างใด เห็นได้ว่าสภาพการทำงานให้แก่ บ. ของโจทก์ทั้งสองดังกล่าว บ. จะมุ่งประสงค์ถึงความสำเร็จในการจัดทำหนังสือเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม เป็นเรื่องยากที่จะกำหนดจำนวนงานได้แต่แรก เพราะต้องศึกษาค้นคว้าข้อมูลและศึกษาดูนกกับวาดภาพนกเพิ่มเติมจนกว่าจะเห็นว่ามีข้อมูลและภาพวาดที่สมบูรณ์เป็นที่พอใจที่จะรวมจัดพิมพ์เป็นหนังสือได้ การที่จ่ายค่าตอบแทนให้แก่โจทก์ทั้งสองเป็นรายเดือนในพฤติการณ์ทำงานในระยะเวลาที่ยาวนานเช่นนี้จึงอาจเป็นการแบ่งจ่ายค่าจ้างทำของให้เหมาะสมแก่สภาพงานในลักษณะดังกล่าว เพื่อมิให้เป็นการเอาเปรียบโจทก์แต่ละคนและเป็นประโยชน์แก่โจทก์ทั้งสองที่ไม่ต้องรอรับค่าตอบแทนเมื่องานเสร็จสิ้นในภายหลังที่เป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากเช่นนั้น ตามพฤติการณ์ดังกล่าวฟังได้ว่า การวาดภาพนกของโจทก์ทั้งสองเป็นไปตามสัญญาจ้างทำของ และเมื่อไม่ปรากฏว่ามีข้อสัญญาเป็นอย่างอื่น ลิขสิทธิ์จึงตกเป็นของผู้ว่าจ้าง มิใช่ตกเป็นของโจทก์ที่ 1 และโจทก์ที่ 2 ผู้รับจ้างแต่อย่างใด ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ฯ มาตรา 7 และ 8 อันเป็นบทกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น ดังนั้น แม้หากจะถือข้อกล่าวอ้างของโจทก์ทั้งสองว่างานตามคำฟ้องเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ โจทก์ทั้งสองก็ไม่ใช่เจ้าของลิขสิทธิ์ ย่อมไม่มีอำนาจฟ้องเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ตามคำฟ้องแต่อย่างใด

ที่ผู้ร้องสอดอุทธรณ์ขอให้พิพากษาว่าลิขสิทธิ์ในหนังสือเป็นของกองมรดก บ. ในฐานะที่ บ. เป็นผู้ว่าจ้างโจทก์ทั้งสองวาดภาพนั้น เนื่องจากในส่วนงานภาพนกที่พิพาทกันมีจำนวนมากถึง 1,878 ภาพ ก่อนที่จะวินิจฉัยว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ของกองมรดก บ. หรือของจำเลยที่ 1 จะต้องพิจารณาเสียก่อนว่างานภาพนกแต่ละภาพเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ที่มีการสร้างสรรค์โดยความริเริ่มของผู้สร้างสรรค์และมิได้ลอกเลียนงานอื่นที่มีลิขสิทธิ์อยู่ก่อนแล้ว แต่ข้อเท็จจริงตามพยานหลักฐานในสำนวนไม่มีรายละเอียดที่จะวินิจฉัยได้ในแต่ละภาพ เนื่องจากคู่ความนำสืบในลักษณะรวม ๆ กันมาเป็นส่วนใหญ่ ไม่อาจวินิจฉัยได้อย่างแน่ชัด จึงควรให้ยกคำร้องสอดโดยไม่ตัดสิทธิฟ้องใหม่

 คดีสองสำนวนนี้ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางมีคำสั่งให้รวมการพิจารณาพิพากษาเข้าด้วยกัน โดยให้เรียกโจทก์ที่ 1 และที่ 2 ทั้งสองสำนวนตามเดิม ให้เรียกจำเลยในสำนวนแรกว่า จำเลยที่ 1 และเรียกจำเลยที่ 1 และที่ 2 ในสำนวนหลังว่า จำเลยที่ 2 และที่ 3 ตามลำดับ

โจทก์ฟ้องทั้งสองสำนวนเป็นใจความว่า โจทก์ทั้งสองเป็นผู้สร้างสรรค์และเป็นเจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์ ประเภทงานศิลปกรรม ลักษณะงานจิตรกรรม ภาพวาดนกในหนังสือที่มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “A Guide to the Birsd of Thailand” จำเลยทั้งสามเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด จำเลยที่ 1 โดยนายบุญส่ง เลขะกุล ว่าจ้างโจทก์ทั้งสองทำงานในฐานะลูกจ้าง ให้ทำการค้นคว้าสร้างสรรค์งานจิตรกรรม โดยวาดภาพนกในประเทศไทย เพื่อรวบรวมทำหนังสือ “A Guide to the Birsd of Thailand” โจทก์ที่ 1 วาดภาพนกจำนวน 1,479 ภาพ รวม 96 ต้นแบบแม่พิมพ์ โจทก์ที่ 2 วาดภาพนกจำนวน 399 ภาพ รวม 33 ต้นแบบแม่พิมพ์ เพื่อพิมพ์ลงในหนังสือดังกล่าวซึ่งจัดพิมพ์ขึ้นจำนวน 20,000 เล่ม แล้วจำเลยที่ 1 ได้นำหนังสือนี้ออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนตามวัตถุประสงค์แห่งการจ้าง และโจทก์ทั้งสองลาออกจากงาน ต่อมาจำเลยที่ 1 ได้ละเมิดลิขสิทธิ์ของโจทก์ที่ 1 และที่ 2 โดยนำภาพวาดนกดังกล่าวออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนนอกวัตถุประสงค์แห่งการจ้าง โดยนำหนังสือ “A Guide to the Birsd of Thailand” ไปจัดพิมพ์เพิ่มอีก 3 ครั้ง รวม 60,000 เล่ม โดยไม่ได้รับอนุญาตจากโจทก์ที่ 1 และที่ 2 ส่วนจำเลยที่ 2 นำภาพวาดนก ซึ่งเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์ที่ 1 และที่ 2 ดังกล่าวออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนในลักษณะของแผ่นภาพปฏิทินแขวน แจกจ่ายสมนาคุณแก่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าของจำเลยที่ 2 โดยมีการพิมพ์เครื่องหมายการค้าและรูปรอยประดิษฐ์อันเป็นสื่อโฆษณาที่ทำให้บุคคลทั่วไปทราบว่าเป็นสินค้าของจำเลยที่ 2 ไว้ในปฏิทินแขวนนั้นโดยมีจำเลยที่ 3 ในฐานะบริษัทตัวแทนการทำโฆษณาของจำเลยที่ 2 เป็นผู้ดำเนินการร่วมกับจำเลยที่ 2 การที่จำเลยที่ 2 และที่ 3 ร่วมกันนำงานอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์ที่ 1 และที่ 2 ออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากโจทก์ที่ 1 และที่ 2 เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของโจทก์ที่ 1 และที่ 2 ทำให้โจทก์ทั้งสองได้รับความเสียหาย ขอให้บังคับจำเลยที่ 1 ชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ที่ 1 จำนวน 10,8000,000 บาท และแก่โจทก์ที่ 2 จำนวน 3,600,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินแต่ละจำนวนดังกล่าวนับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นและให้จำเลยที่ 1 ส่งมอบต้นแบบแม่พิมพ์ภาพวาดนกแก่โจทก์ทั้งสอง ให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 ร่วมกันหรือแทนกันชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ที่ 1 จำนวน 500,000 บาท และแก่โจทก์ที่ 2 จำนวน 200,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงินแต่ละจำนวนดังกล่าวนับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น

จำเลยทั้งสามให้การ ขอให้ยกฟ้อง

ผู้ร้องสอดยื่นคำร้องสอดทั้งสองสำนวนว่า ผู้ร้องสอดเป็นผู้จัดการมรดกของนายบุญส่ง นายบุญส่งเป็นผู้ทำหรือก่อให้เกิดขึ้นซึ่งหนังสือ “A Guide to the Birsd of Thailand” ตามคำฟ้องโดยความคิดริเริ่มของนายบุญส่งเอง นายบุญส่งจึงเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในหนังสือ “A Guide to the Birsd of Thailand” ดังกล่าว ต่อมานายบุญส่งป่วยเป็นโรคเส้นโลหิตไปเลี้ยงสมองอุดตัน ช่วยเหลือตนเองไม่ได้และในปี 2529 ศาลแพ่งได้มีคำสั่งว่านายบุญส่งเป็นคนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความอนุบาลของผู้ร้องสอด ผู้ร้องสอดในฐานะผู้อนุบาลได้มอบลิขสิทธิ์ในการจัดพิมพ์โฆษณา และจำหน่ายหนังสือนี้ให้แก่จำเลยที่ 1 ภายหลังเมื่อนายบุญส่งถึงแก่ความตาย ลิขสิทธิ์ในหนังสือจึงตกเป็นทรัพย์สินของกองมรดกของนายบุญส่ง ในการจัดทำหนังสือ “A Guide to the Birsd of Thailand” นี้ นายบุญส่งได้ว่าจ้างโจทก์ทั้งสองซึ่งเป็นเพียงนักวาดภาพธรรมดาให้วาดภาพเหมือนนกจากซากนกที่นายบุญส่งได้รวบรวมเก็บรักษาไว้ และที่ได้ขอยืมจากสถานที่ต่าง ๆ โจทก์ทั้งสองไม่ใช่เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพวาดนกในหนังสือดังกล่าว และเนื่องจากกองมรดกนายบุญส่ง เลขะกุล เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หนังสือ “A Guide to the Birsd of Thailand” และภาพวาดนกในหนังสือตามคำฟ้อง ผู้ร้องจึงร้องสอดเพื่อให้ได้รับความรับรอง คุ้มครอง หรือบังคับตามสิทธิของตนที่มีอยู่ ขอให้ยกฟ้อง และพิพากษาให้กองมรดกนายบุญส่ง เลขะกุล เป็นผู้มีลิขสิทธิ์ในหนังสือดังกล่าวซึ่งรวมทั้งภาพวาดนกตามคำฟ้อง โดยให้จำเลยที่ 1 เป็นผู้โฆษณาและจำหน่ายตามจำนวนที่ได้รับอนุญาต

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องสอดเข้ามาเป็นคู่ความตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 มาตรา 26 ประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 57 (1)

โจทก์ทั้งสองให้การ ขอให้ยกคำร้องสอด

จำเลยที่ 1 ให้การแก้คำร้องสอดว่า จำเลยที่ 1 ยอมรับว่านายบุญส่ง เลขะกุล เป็นผู้สร้างสรรค์หนังสือ “A Guide to the Birsd of Thailand” โดยแก้ไขดัดแปลงจากหนังสือคู่มือดูนกเล่มที่ 1 และเล่มที่ 2 กองมรดกของนายบุญส่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ภาพวาดนกแม่พิมพ์ต้นแบบทั้งหมดและหนังสือดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว ผู้ร้องสอดในฐานะผู้อนุบาลของนายบุญส่งได้มอบลิขสิทธิ์ในการนำหนังสือออกโฆษณาจัดพิมพ์และจำหน่ายในจำนวนไม่เกิน 40,000 เล่ม ให้แก่จำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 ยังจัดพิมพ์หนังสือ “A Guide to the Birsd of Thailand” ไม่เกินจำนวนดังกล่าวลิขสิทธิ์ในการโฆษณา จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือดังกล่าวจึงยังเป็นของจำเลยที่ 1

จำเลยที่ 2 และที่ 3 ไม่ได้ยื่นคำให้การแก้คำร้องสอด

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชดใช้ค่าเสียหายจำนวน 330,000 บาท และ 200,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินแต่ละจำนวนดังกล่าว นับถัดจากวันฟ้อง (วันที่ 4 มกราคม 2542) จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ที่ 1 และโจทก์ที่ 2 ตามลำดับคำขอของโจทก์ทั้งสอง นอกจากนี้และคำร้องสอดให้ยก ยกฟ้องโจทก์ทั้งสองสำหรับจำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 3

ผู้ร้องสอดและจำเลยที่ 1 อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า “ตามพยานหลักฐานที่โจทก์ทั้งสองนำสืบปรากฏว่า โจทก์ที่ 1 ตกลงวาดภาพนกตามคำฟ้องหลายภาพให้แก่นายบุญส่ง เลขะกุล ตั้งแต่ปี 2515 จนถึงปี 2534 และโจทก์ที่ 2 ตกลงวาดภาพนกตามคำฟ้องอีกส่วนหนึ่งตั้งแต่ปี 2525 จนถึงปี 2534 ในส่วนภาพวาดนกที่โจทก์ที่ 1 วาดขึ้นตั้งแต่ปี 2515 ซึ่งเป็นเวลาอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองวรรณกรรมและศิลปกรรม พุทธศักราช 2474 โดยตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ มาตรา 12 (ข) บัญญัติว่า “ถ้าผู้ประพันธ์เป็นลูกจ้างแรงงานหรือเป็นลูกมือฝึกหัด ผู้ประพันธ์ได้ทำวรรณกรรมหรือศิลปกรรมขึ้นในหน้าที่ผู้รับจ้าง และมิได้มีข้อสัญญาไว้เป็นอย่างอื่น ท่านว่าบุคคลผู้จ้างเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์...” ดังนี้ การวาดภาพของโจทก์ที่ 1 ให้แก่นายบุญส่งตั้งแต่แรกในปี 2515 จนถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2521 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พระราชบัญญัติคุ้มครองวรรณกรรมและศิลปกรรม พุทธศักราช 2474 มีผลใช้บังคับอยู่ โจทก์ที่ 1 กล่าวอ้างในคำฟ้องว่า ข้อตกลงวาดภาพดังกล่าวเป็นการจ้างแรงงานโดยไม่มีข้อสัญญาให้ลิขสิทธิ์ตกแก่โจทก์ที่ 1 นั้นย่อมมีผลให้ลิขสิทธิ์ในงานศิลปกรรมภาพวาดนั้นตกเป็นลิขสิทธิ์ของผู้จ้างตามมาตรา 12 (ข) พระราชบัญญัติดังกล่าว มิใช่ลิขสิทธิ์ตกเป็นของโจทก์ที่ 1 แต่อย่างใด

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 575 บัญญัติว่า “อันสัญญาจ้างแรงงานนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่าลูกจ้าง ตกลงจะทำงานให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่านายจ้าง และนายจ้างตกลงให้สินจ้างตลอดเวลาที่ทำงานให้” ส่วนสัญญาจ้างทำของตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 587 บัญญัติว่า “อันว่าจ้างทำของนั้น คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่าผู้รับจ้างตกลงรับจะทำการงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนสำเร็จให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้ว่าจ้าง และผู้ว่าจ้างตกลงจะให้สินจ้างเพื่อผลสำเร็จแห่งการที่ทำนั้น” จากบทบัญญัติ 2 มาตรานี้ เห็นได้ว่า แม้สัญญาจ้างแรงงานกับสัญญาจ้างทำของจะมีลักษณะที่คล้ายกันคือ ลูกจ้างหรือผู้รับจ้างต่างก็ต้องทำงานให้แก่นายจ้างหรือผู้ว่าจ้างและนายจ้างหรือผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายสินจ้างแก่ลูกจ้างหรือผู้รับจ้างเป็นการตอบแทนเช่นกัน แต่ก็มีลักษณะที่แตกต่างกันที่สำคัญ คือ ตามสัญญาจ้างแรงงานนั้นลูกจ้างต้องทำงานให้นายจ้างตามวัตถุประสงค์แห่งสัญญาจ้างแรงงานที่ตกลงกันโดยไม่จำเป็นต้องมีการตกลงกันโดยมุ่งประสงค์ต่อผลสำเร็จของการงานอันใดอันหนึ่งโดยเฉพาะ หรือคิดค่าตอบแทนจากผลสำเร็จของการงานที่ตกลงกันแต่อย่างใด นายจ้างตามสัญญาจ้างแรงงานมีสิทธิบังคับบัญชามอบหมายและควบคุมกำกับการทำงานของลูกจ้างให้ทำงานใด ๆ ภายใต้ข้อตกลงเกี่ยวกับหน้าที่และสภาพการจ้างงานนั้นได้ ส่วนสัญญาจ้างทำของนั้น ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะมีเจตนามุ่งประสงค์ต่อความสำเร็จของงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามข้อตกลงที่ว่าจ้างให้ทำกัน โดยถือเอาผลสำเร็จของการงานที่ตกลงให้ทำกันนั้นเป็นสาระสำคัญโดยผู้ว่าจ้างมิได้มีสิทธิบังคับบัญชาสั่งการผู้รับจ้างแต่อย่างใดพฤติการณ์ที่มีการจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือน และผู้ว่าจ้างจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือในการทำงานให้ผู้ทำงานนั้น แม้จะเป็นพฤติการณ์ที่มักเกิดขึ้นในกรณีของการจ้างลูกจ้างทำงานให้แก่นายจ้างตามสัญญาจ้างแรงงานก็ตาม แต่ก็มิใช่ข้อเท็จจริงที่ทำให้ฟังได้ว่าเป็นกรณีตามสัญญาจ้างแรงงานเสมอไปทั้งหมด เนื่องจากสัญญาจ้างทำของก็อาจมีพฤติการณ์การจ่ายค่าตอบแทนหรือการจัดหาเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทำงานเช่นเดียวกันนี้ได้เช่นกัน ซึ่งโดยเฉพาะในกรณีการทำงานวาดภาพนกของโจทก์ทั้งสองนี้โจทก์ทั้งสองเบิกความทำนองเดียวกันว่า เหตุที่โจทก์แต่ละคนทำงานวาดภาพนกให้แก่นายบุญส่งเนื่องจากนายบุญส่งประสงค์จะจัดทำหนังสือเกี่ยวกับนกซึ่งต้องมีภาพวาดนกประกอบไว้ในหนังสือนั้นด้วย ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่ส่อแสดงว่านายบุญส่งต้องการผลงานภาพวาดนกสำหรับใช้ประกอบการทำหนังสือดังกล่าวให้สำเร็จ จึงตกลงให้โจทก์แต่ละคนวาดภาพนกให้ และยังปรากฏว่าการวาดภาพนกเพื่อประกอบการทำหนังสือนี้จะต้องทำให้สอดคล้องกับข้อมูลทางวิชาการที่เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับนกแต่ละวงศ์แต่ละชนิด ซึ่งต้องศึกษาค้นคว้าข้อมูลโดยใช้ซากนกที่นายบุญส่งเก็บรวบรวมไว้ในสถานที่ทำงานดังกล่าวเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังต้องมีการเดินทางไปดูนกในสภาพธรรมชาติ และต้องศึกษาค้นคว้าข้อมูลและศึกษาดูนกกับวาดภาพนกเพิ่มเติม อันเป็นกรณีจำเป็นที่จะต้องให้โจทก์แต่ละคนทำงานที่สถานที่ทำงานของนายบุญส่งเพื่อสะดวกในการเทียบเคียงข้อมูลและประสานข้อมูลการบรรยายด้วยข้อความกับภาพวาดให้ถูกต้องสอดคล้องกัน ทั้งยังได้ความว่านายบุญส่งไม่ได้กำหนดให้วาดภาพนกเป็นตัว ๆ แต่จะกำหนดวงศ์ เช่น วงศ์นกเอี้ยง เป็นต้น แล้วโจทก์ที่ 1 จะวาดภาพนกในวงศ์นกเอี้ยงเองทั้งหมด อันเป็นการแสดงว่าโจทก์ที่ 1 ทำงานวาดภาพโดยมีอิสระในการทำงานมาก การกำกับดูแลของนายบุญส่งเป็นเพียงการเร่งรัดงานเท่านั้น และไม่ปรากฏว่าการจ้างโจทก์ที่ 1 นี้มีลักษณะที่โจทก์ที่ 1 ต้องทำงานภายใต้การบังคับบัญชาของนายบุญส่งแต่อย่างใด และในการเดินไปดูนกตามธรรมชาติก็ยังปรากฏว่าโจทก์ที่ 1 เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง ซึ่งผิดปกติวิสัยของผู้เป็นลูกจ้าง ส่วนที่โจทก์ที่ 2 ก็เบิกความว่า โจทก์ที่ 2 วาดภาพโดยได้รับคำแนะนำให้ข้อมูลดูจุดสังเกตของนกจากนายฟิลิปกับคำบรรยายของนายฟิลิป นายบุญส่งจะเข้ามาดูบ้าง แต่ไม่ได้ให้คำแนะนำหรือให้ข้อสังเกตแต่อย่างใด การลงสีโจทก์ที่ 2 ใช้ข้อมูลจากหลายแหล่งประกอบกัน ทั้งดูตัวอย่างจากซากนกสกิน จากบันทึกของโจทก์ที่ 2 และข้อมูลจากหนังสืออื่น ๆ หากนายฟิลิปหรือนายบุญส่งเห็นว่าไม่ถูกต้องและแจ้งให้โจทก์ที่ 2 ทราบ ถ้าโจทก์ที่ 2 เห็นด้วยก็จะแก้ไข แต่ถ้าไม่เห็นด้วย โจทก์ที่ 2 จะไม่แก้ไข ซึ่งแสดงถึงความเป็นอิสระในการทำงานของโจทก์ที่ 2 ว่ามิใช่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาเยี่ยงที่นายจ้างมีต่อลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงงานแต่อย่างใด หลังจากวาดภาพเพื่อประกอบการทำหนังสือดังกล่าวแล้วเสร็จ โจทก์ที่ 1 และโจทก์ที่ 2 ก็ไม่ได้ทำการวาดภาพหรือทำงานกับนายบุญส่งหรือจำเลยที่ 1 อีกแต่อย่างใด จึงเห็นได้ว่าสภาพการทำงานดังกล่าว แม้นายบุญส่งจะมุ่งประสงค์ถึงความสำเร็จในการจัดทำหนังสือ แต่ก็ยากที่จะกำหนดจำนวนงานได้แต่แรก เพราะต้องศึกษาค้นคว้าข้อมูลและศึกษาดูนกกับวาดภาพนกเพิ่มเติมจนกว่าจะเห็นว่ามีข้อมูลและภาพวาดที่สมบูรณ์เป็นที่พอใจที่จะรวมจัดพิมพ์เป็นหนังสือได้ การที่จ่ายค่าตอบแทนให้แก่โจทก์ทั้งสองเป็นรายเดือนในพฤติการณ์การทำงานในระยะเวลาที่ยาวนานเช่นนี้จึงอาจเป็นการแบ่งจ่ายค่าจ้างทำของให้เหมาะสมแก่สภาพงานในลักษณะดังกล่าว ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าโจทก์ทั้งสองทำงานวาดภาพนกตามคำฟ้องตามสัญญาจ้างทำของโดยไม่ปรากฏว่ามีข้อสัญญาเป็นอย่างอื่น ลิขสิทธิ์จึงตกแก่ผู้ว่าจ้าง มิใช่โจทก์ที่ 1 และโจทก์ที่ 2 ผู้รับจ้างแต่อย่างใด ดังนั้น แม้หากจะถือตามข้อกล่าวอ้างของโจทก์ทั้งสองว่างานตามคำฟ้องเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ โจทก์ทั้งสองก็ไม่ใช่เจ้าของลิขสิทธิ์ ย่อมไม่มีอำนาจฟ้องเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ตามคำฟ้องแต่อย่างใด

ส่วนที่ผู้ร้องสอดอุทธรณ์ขอให้พิพากษาว่าลิขสิทธิ์ในหนังสือ “A Guide to the Birsd of Thailand” ตามเอกสารหมาย จ. 15 เป็นของกองมรดกนายบุญส่ง เลขะกุล ในฐานะที่นายบุญส่งเป็นผู้ว่าจ้างโจทก์ทั้งสองวาดภาพนั้น เนื่องจากในส่วนงานภาพนกที่พิพาทกันนั้นมีจำนวนมากถึง 1,878 ภาพ ก่อนที่จะวินิจฉัยว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ของกองมรดกนายบุญส่งหรือของจำเลยที่ 1 จะต้องพิจารณาเสียก่อนว่างานภาพนกแต่ละภาพเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ที่มีการสร้างสรรค์ขึ้นโดยความริเริ่มของผู้สร้างสรรค์และมิได้ลอกเลียนงานอื่นที่มีลิขสิทธิ์อยู่ก่อนแล้ว แต่ข้อเท็จจริงตามพยานหลักฐานในสำนวนไม่มีรายละเอียดที่จะวินิจฉัยได้ในแต่ละภาพ เนื่องจากคู่ความนำสืบในลักษณะรวม ๆ กันมาเป็นส่วนใหญ่ ไม่อาจวินิจฉัยได้อย่างแน่ชัด จึงควรให้ยกคำร้องสอดโดยไม่ตัดสิทธิฟ้องใหม่”

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์ทั้งสองสำหรับจำเลยที่ 1 เสียด้วย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง แต่ไม่ตัดสิทธิผู้ร้องสอดที่จะฟ้องใหม่

มาตรา 575 อันว่าจ้างแรงงานนั้นคือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่าลูกจ้างตกลงจะทำงานให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่านายจ้างและนายจ้างตกลงจะให้สินจ้างตลอดเวลาที่ทำงานให้

 มาตรา 587 อันว่าจ้างทำของนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่าผู้รับจ้างตกลงจะทำการงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนสำเร็จให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่าผู้ว่าจ้างและผู้ว่าจ้างตกลงจะให้สินจ้างเพื่อผลสำเร็จแห่งการที่ทำนั้น